法院对商标恶意抢注行为的认定 

 
法 律 依 据
1.《中华人民共和国商标法》(2013修正)
第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
第三十三条 对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。

2.《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》
18、根据商标法的规定，申请人不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段。
在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。
对于已经使用并有一定影响的商标，不宜在不相类似商品上给予保护。
 
相 关 案 例
1.申请人明知引证商标的知名度，申请被异议商标搭车意图明显，不应予以核准注册——盖璞公司与新恒利公司“GAP”商标异议行政纠纷案
本案要旨:被异议商标指定使用的商品与引证商标主要指定使用的商品虽不是同类商品，但具有一定的关联性，且申请人明知引证商标的知名度，申请被异议商标搭车意图明显，故不应予以核准注册。
审理法院：最高人民法院
案例来源：《最高人民法院公报》2013年第8期（总第202期）；《人民法院审理商标案件典型案例》

2.抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，但主观上无恶意，客观上也未造成实际损害的，不构成以不正当手段抢先注册在先使用并有一定影响的商标——北京鸭王烤鸭店有限公司与上海淮海鸭王烤鸭店有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审纠纷申请再审案
本案要旨:通常情况下，在先使用商标已经具有一定影响，而在后商标申请人明知或应知该商标而将其申请注册即可推定其具有占用他人商标声誉的意图。申请人申请注册被异议商标并开展相关经营活动，主观上并无借用商誉的意图，客观也没有造成相关公众混淆的行为，所形成的市场声誉和品牌影响力，是依靠自身经营结果，故申请人申请注册被异议商标不构成以不正当手段抢先注册在先使用并有一定影响的商标。
案号：（2012）知行字第9号
审理法院：最高人民法院
案例来源：《最高人民法院十大创新性知识产权案例》
 
3.特殊历史背景下在先使用并有一定影响商标的认定应结合在先商标的历史、申请注册情况和在先商标是否为合法使用等因素综合判断——贵州赖世家酒业有限责任公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司商标异议复审行政纠纷申请再审案
本案要旨:判断被异议商标的申请注册是否属于以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标时，需考查该商标的历史、申请注册情况，并结合在先使用该商标者在被异议商标申请注册日前是否为合法使用等因素进行综合判断。
案号：（2015）知行字第 115 号
审理法院：最高人民法院
案例来源：《2015年中国法院50件典型知识产权案例》
 
专家观点
1.恶意抢注的基本概念
恶意抢注，是指行为人明知或应知是受他人在先民事权益保护的对象，仍将之作为商标提出注册申请的行为。恶意抢注违反了基本的商业道德，导致他人特定民事权益的损害，属于违反诚实信用原则的行为。
恶意抢注包括两个方面的内容：恶意的主观心理状态和提出商标注册申请的客观行为。恶意是其中的核心，也因此将恶意抢注与商标先申请原则区分开来。商标先申请原则，也称商标注册原则，是指以注册作为商标权取得的根据时，由申请注册在先者取得商标权的原则。我国和大多数国家一样均采取先申请原则。先申请原则意味着允许，甚至可以说鼓励“抢先注册”，但是这种“抢先注册”必须建立在符合诚实信用原则基础上，不允许具有盗用他人商标的恶意，也不能同他人的在先权利相冲突。虽然恶意抢注的客观表现符合商标先申请原则，但是因其实质违反了诚实信用原则，因此不具有正当性。
恶意抢注这一概念可分为广义和狭义两种。狭义的恶意抢注，是将在先民事权益限定为商业标识类权益，如驰名商标、未注册商标、知名商品的特有名称或特有包装装潢、企业名称或其字号等；广义的恶意抢注中的在先民事权益不仅包括商业标识类权益，还包括非商业标识类民事权益，即姓名权、肖像权、著作权、外观设计专利权、真实人物或虚拟角色的商品化权益等。
（摘自钟鸣、陈锦川：《制止恶意抢注的商标法规范体系及其适用》，《法律适用》2012年第10期）

2.只要能证明商标注册人抢注商标具有主观恶意，即可认定其采用了不正当手段
商标法第三十一条后段规定不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，何种情形构成本条规定的“不正当手段”， 实践中存在一些困惑，主要是因为很难从诉争商标注册人申请商标注册的行为本身判断是否采用不正当手段，有什么不正当性。我们认为商标法第三十一条规范的是恶意抢注的行为，即诉争商标注册人明知或者应知他人在先使用的商标而予以抢注，强调的是诉争商标注册人的主观恶意。因此，《意见》明确只要能证明申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段。
（摘自《统一法律适用标准 依法履行商标授权确权司法审查职责——最高人民法院知识产权审判庭负责人答记者问》，载《人民法院报》2010年4月26日）

3. 对商标“有一定影响”的要求标准不宜过高且根据案件具体情况应有一定弹性
对于不驰名的未注册商标的保护，《商标法》第三十一条设定了三个限制条件，即在先使用，有一定影响，以不正当手段抢注。其中“有一定影响”本身是有弹性的。对商标有一定影响的要求标准不宜过高，基本要求是使用了一定时间并具有一定的销售量，或者有一些广告宣传，其影响程度足以使人相信争议商标申请人或注册人可能接触使用该商标的商品或服务，知悉该未注册商标的使用情况。因此，根据争议当事人之间是否存在某种联系或直接接触，抢注人是否对商标权利人负有一定的法律义务，争议双方是否在同一地区等具体情况的不同，对该在先使用商标知名度或影响的要求也应该有区别，例如当事人在不同的地区，对商标知名度的要求就可以高一点，在同一地区，要求就可以低一点；没有直接接触，对商标知名度的要求就可以高一点，有直接接触，要求就低一点； 由于个案中不正当性程度的差异，对在先权利人的商标知名度的要求也应该有所考虑，如果有证据证明抢注人明知或恶意明显，对商标的知名度要求就可以适当低一些。
（摘自《中国知识产权指导案例评注：上卷》，中国法制出版社2011年出版）
 
 
 
原告施特里克斯有限公司诉被告沃尔玛、中山舜龙世纪电器等侵犯发明专利权纠纷案
 
　　【裁判要旨】
 
　　若根据案件中的具体事实可以确定原告损失或被告获利明显低于或高于法定赔偿计算方式所确定的下限或上限时，法院可以在考虑被控侵权人是否恶意提出管辖权异议、是否主动履行法院的证据保全裁定、被控侵权人自己就被控侵权产品的产量或销售利润的宣传等因素的基础上，采取裁量性赔偿的计算方式以确定公平、合理的赔偿数额。
 
　　【案情介绍】
 
　　施特里克斯有限公司（下称施特里克斯公司）系95194418.5号，名称为“用于煮沸水器皿的整体无线电器连接器和热敏控制器组件”（下称涉案专利）的发明专利的专利权人。在本案中施特里克斯公司以权利要求1和18为基础指控被告构成侵权。
 
　　2008年11月12日，原告购买了型号为SL-12X38B 的“SUNLON 舜龙”牌电水壶一个，单价98元，沃尔玛北京知春路分店出具了购物小票和发票。经北京市第一中级人民法院在庭审过程中进行勘验，电水壶上的温控器上标有“KSD169和FADA”字样。施特里克斯公司就涉案专利权利要求1和“SUNLON 舜龙”牌电水壶上的温控器的技术特征当庭进行了对比，涉案专利权利要求1的全部技术特征在“SUNLON 舜龙”牌电水壶上的温控器中均有对应。
 
　　施特里克斯公司向北京一中院提交了5张记载时间在2009年2月至4月间的发票，均由其关联公司思瑞克斯（广州）电器有限公司开具，涉及的型号为VU1855（或TU1855）的产品，单价从20.88至21.56元不等。
 
　　在本案诉讼过程中，经施特里克斯公司申请，北京市第一中级人民法院曾作出证据保全裁定，裁定要求中山舜龙世纪电器有限公司（简称舜龙公司）等提交反映其因生产、销售被控侵权产品利润的证据；但直至法院作出一审判决之前，舜龙公司等均未执行上述裁定。
 
　　【法官评析】
 
　　根据侵权法的一般理论，普通侵权案件应坚持“填平原则”，即追究被控侵权人的责任以弥补权利人因侵权所受的损失为限；而对于损失的具体数额的确定一般有权利人予以举证证明。但是由于知识产权的无形性的特点，权利人的实际损失以及被控侵权人因侵权行为所获得利润往往均难以计算，因此，法定赔偿的计算方式成为了侵犯知识产权纠纷案件中法院所通常采取的确定损害赔偿数的方式。而采取法定赔偿的计算方式，其“先天的缺陷”在于其不确定性，从而难以与“填平原则”相一致；此种情形在侵犯专利权纠纷案件中尤为突出。从而使如何合理、公平的确定赔偿数额成为侵犯专利权纠纷案件中亟待解决的问题。
 
　　针对上述问题，法院在司法实践中形成了裁量性损害赔偿制度，以合理的确定损害赔偿数额。所谓裁量性损害赔偿制度是指法院在一定事实和证据的基础上，根据案情运用裁量权酌定公平合理赔偿数额的制度。其本质上是一种根据权利人损失或者被控侵权人获利来确定损害赔偿数额的方法，与法定赔偿制度截然不同，因此可以不受法定赔偿制度所确定的限额的限制，且具备一定的事实基础，从而克服了法定损害赔偿制度的缺陷。
 
　　适用裁量性损害赔偿制度确定赔偿制度的基础在于当事人提交原告损失或被告获利的初步证据，包括由于被告的侵权行为导致的原告市场份额的缩小，被告自我宣称的侵权产品的销售数量、销售利润等；同时，亦包括当事人提交的专业公司运用经济分析、专业评估、会计核算等方法确定原告损失或被告获利的专业分析报告或调查报告等。结合本案的情形，除考虑上述因素外，以下因素亦是值得考虑的：
 
　　第一，是否存在恶意提起管辖异议的情形。在民事诉讼中，被告在法定期限内提起管辖异议，是法律赋予当事人的一项权利。但是，实践中出现了大量的恶意提起管辖异议，以拖延诉讼的情形。尤其在侵犯专利权的案件中，拖延诉讼对于被控侵权人的意义更为重要，一方面被控侵权人在拖延的时间内可以将被控侵权产品尽快售出，以减少自己的损失；另一方面，被控侵权人可以在拖延的时间内恶意挤占权利的市场。现代市场，商机稍纵即逝，上述行为均会给权利人带来不可弥补的损失。因此，在被控侵权人恶意提起管辖异议，以达到不合理地拖延诉讼的目的时，应当合理的提高判决赔偿的数额。而对于恶意的判定，可以在法院释明后通过其给予的回应进行确定，即当被控侵权人提起管辖异议申请后，法院可以以谈话的方式向其告知管辖异议明显不能成立，并同时告知其如继续坚持，法院将会将其作为确定赔偿数额的考量因素。如果在法院释明后，被控侵权人仍然坚持管辖异议申请，即可认定其属于恶意提起管辖异议。
 
　　第二，是否配合法院的证据保全裁定的执行。通常情况下，如被控侵权人能如实提供其财务账册，其因侵权而得的获利情况是比较容易确定的。因此，在法院对被控侵权人的财务账册等对确定赔偿数额有关的证据保全裁定后，若被控侵权人无正当理由拒绝履行法院的裁定，在确定赔偿数额时可以参照原告的诉讼请求确定具体的赔偿数额。当然，司法实践中亦有在被控侵权人无正当理由拒绝执行对有关财务账册等证据保全裁定时，全额支持权利人的诉讼请求的判例。其原因在于被控侵权人无正当理由拒绝履行法院的裁定的情况下，可以认为其因被控侵权行为所获利润是高于原告诉讼请求的，或者至少是高于法定赔偿数额的上限的。
 
　　本案中，首先，施特里克斯公司提供了其产品的生产成本及销售单价的证据，然而上述证据均为其关联公司提供，难以确定是否为专利产品的实际售价；其次，从发达公司自身网站宣传中可以估算出其销售被控侵权产品数量、可以看出发达公司产品售价。在上述事实的基础上，可以将权利人产品售价与被控侵权人的产品售价的差价为单位利润，以其与被控侵权人自称的销售数量的乘积作为权利人的实际损失。但是，考虑到据以确定上述数值的证据均具有一定的瑕疵，在适用裁量性损害赔偿制度确定赔偿数额时仅能参照上述乘积确定相应的赔偿数额，而不能完全依照上述数额予以确定。再次，本案中法院对中山舜龙公司及发达公司均做出了关于保全财务账册的裁定，但两被告直至一审判决前均未予执行。最后，在发达公司提出了管辖异议后，在法院对其释明管辖异议不能成立的情况下，其依然坚持管辖异议，可以认定存在恶意提出管辖异议的情形。最终，法院适用裁量性损害赔偿制度确定本案的赔偿数额是适当的。
 
　　第四次专利法修订稿中，针对损害赔偿数额的确定新增举证妨碍制度条款及惩罚性损害赔偿条款。然而，惩罚性损害赔偿制度本身争议较大且与民事损害赔偿之“填平原则”相冲突；而举证妨碍制度为司法实践中裁量性损害赔偿制度的考量因素之一。可见，第四次专利法有必要确立裁量性损害赔偿制度，以便法院公平、合理的确定损害赔偿数额。（王东勇 作者单位：北京市第一中级人民法院）